湛江市企业海外知识产权服务预警手册(征求意见稿).docx
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1、湛江市企业海外知识产权服务预警手册(征求意见稿)湛江市市场监督管理局2023年10月第21/186页第一章企业海外知识产权布局指引1一、企业海外专利布局1(一)企业海外申请专利途径1(二)美国专利布局实务2(三)欧洲专利布局实务4(四)巴西专利布局实务7(五)墨西哥专利布局实务10(六)越南专利布局实务13(七)香港特区专利布局实务17(八)澳大利亚专利布局实务21二、企业海外商标布局24(一)企业海外商标申请途径25(二)美国商标布局实务26(三)欧盟商标布局实务28(四)墨西哥商标布局实务30(/1:)巴西j布局实务32(六)越南商标布局实务34(七)香港特区商标布局实务36(八)澳大利亚
2、商标布局实务37三、企业海外著作权布局39(一)美国著作权布局实务39(二)欧洲著作权布局实务40(三)墨西哥著作权布局实务40(四)巴西著作权布局实务41(五)越南著作权布局实务42(六)香港特区著作权布局实务42(七)澳大利亚著作权布局实务42第二章企业出海知识产权合规风险防范指引43第22/186页一、企业专利合规要点及防范指引43(一)美国专利合规要点43(二)欧盟专利合规要点45(三)德国专利合规要点45(四)法国专利合规要点46(五)日本专利合规要点46(六)专利合规风险防范指引47二、企业商标合规要点及防范指引51(一)美国商标合规要点51(二)欧盟商标合规要点52(三)德国商标
3、合规要点52(四)英国商标合规要点53(五)日本商标合规要点53(六)韩国商标合规要点53(七)东盟国豕商标合规要点53(八)商标合规风险防范指引54三、企业著作权合规要点及防范指引58(一)著作权合规要点58(二)著作权合规风险防范指引58四、企业商业秘密合规要点及防范指引60(一)商业秘密合规要点60(二)商业秘密合规风险防范指引61第三章企业出海专利纠纷应对指引65一、美国专利纠纷应对实务65(一)美国司法体系65(二)美国专利诉讼程序65二、欧洲知识产权纠纷应对实务67(一)欧洲统一专利法院67(二)生效国专利诉讼程序68三、巴西专利纠纷应对实务170(一)自力救济途径70()利海关保
4、护70(三)专利民事诉讼70四、墨西哥专利纠纷应对实务71(一)一般行政救济71(二)专利海关保护71(三)专利民事诉讼72五、越南专利纠纷应对实务72(一)自力救济途径72(二)专利行政救济72(三)专利民事诉讼73六、香港特区专利纠纷应对实务74(一)专利纠纷调解74(二)专利争议仲裁74(.)利侵权75七、澳大利亚专利纠纷应对实务76(一)专利诉讼起因76(二)专利民事诉讼程序77第四章海外知识产权服务机构名录80一、美国知识产权服务机构80二、欧洲知识产权服务机构82三、巴西知识产权服务机构85四、墨西哥知识产权服务机构86五、越南知识产权服务机构87六、香港特区知识产权服务机构87七
5、、澳大利亚知识产权服务机构89八、湛江市知识产权服务机构90附录DB44T23612022企业知识产权国际合规管理规范91第一章企业海外知识产权布局指引2022全年湛江市外贸出口总额累计达212亿元,这其中,湛江市企业主要出口地包括美国、欧盟、东盟、澳大利亚、巴西、墨西哥和中国香港等国家和地区。I不同形态的知识产品需遵循不同形式的知识产权保护模式,而不同地域的知识产权确权模式又各具特色,故本章结合湛江市主要出口国家和地区,对不同国家和地区的专利、商标和著作权的申请程序、授权规则、注册流程和登记规定等进行列举分析,以综合指引湛江市企业的海外知识产权布局。2一、企业海外专利布局专利权是指专利权人在
6、法律规定的范围内独占使用、收益、处分其发明创造,并排除他人干涉的权利。专利权具有时间性、地域性及排他性;专利权的时间性是平衡公众利益与个人利益的重要手段,通过赋予一定期限内排他性而鼓励申请人对技术进行公开,从而避免整个社会低水平充分研发;而专利权的地域性则是由于各个国家或地区主权及司法的独立,是否授予专利权及授予何种范围的专利权需要各个国家或地区和地区根据其法律、法规及规章,按照审查流程后授予的,并按照其法律法规为专利权人在被侵犯专利权时提供救济。(一)企业海外申请专利途径企业申请海外专利通常有以下几种选择:1 .直接申请直接申请途径即申请人直接将申请文件提交至目标国家或地区的专利部门的一种途
7、径。直接申请途径需在提交至目标国家或地区之前,在中国知识产权局先申请并进行保密审查。2 .巴黎公约途径我国属于巴黎公约成员国之一,国内法人或自然人可根据此公约向任一成员国递交申请。巴黎公约一个重要原则是优先权原则,即在任一成员国递交申请文件后,在一定期限内若申请人再向其他成员国提出申请,其后申请口期视为同首次申请日期。优先权期限为发明或实用新型12个月、外观设计6个月。1详见湛江海关2022年及12月份湛江市、茂名市外贸进出口数据,2特别说明,外观设计差异较大,如无特别说明,本手册主要聚焦于各主要国家或地区的保护技术方案的发明专利及实用新型专利(如有)的介绍。第26/186页3 .PCT途径中
8、国是PCT(专利合作条约)成员国。通过PCT途径,申请人提交一份国际专利申请,就可以在PCT缔约国同时申请专利保护,而无需向每一国家提交申请。须注意,PCT各成员国对PCT进入国家阶段的期限的规定存在不同,大部分国家规定PCT进入期限为30个月,再者,PCT规定的是国际专利申请途径,不进行专利授权,国际阶段统一受理申请后,分别进入不同国家或地区进行审查和授权。4 .不同途径选择的决策依据若企业希望以一项发明创造在五个以上地区获得专利保护时;或当企业相关商品的研发计划、销售计划或专利申请战略计划待定,专利申请文件在申请过程中还有可能需要进行修改、调整时,基于PCT程序的便捷性和灵活性,选择PCT
9、途径可能会比较合适。若企业仅需要在较少国家或地区寻求专利保护,授权前景比较明确,且寻求专利保护的地属于巴黎公约成员国;或当企业迫切需要获得专利权时,可选择巴黎公约途径申请海外专利。若企业的目标国家或地区是巴黎公约或PCT成员国以外的,则只能选择直接申请。(二)美国专利布局实务美国专利商标局(UnitedStatesPatentandTrademarkOffice,USPTo)负责受审专利申请。美国专利申请类型分为发明专利(UtiIityRitent),植物专利(PlamPatent),外观设计专利(DeSignPatent)三种。发明专利和植物专利保护期限为自实际申请日起算20年,外观设计专利
10、保护期为专利授权日起算14年。不同的申请步骤可分为非临时申请、临时申请、国际申请和后续申请。1 .美国专利申请程序美国发明专利具体申请流程见下图:第27/186页图1-1美国发明专利申请流程图2 .美国专利异议程序美国专利无效途径主要有行政途径、司法途径和准司法途径三种。行政途径通过美国专利商标局专利商标审查上诉委员会(PTAB)提起,司法途径向联邦地区法院提起无效,准司法途径向美国国际贸易委员会(InlernationaITradeCommission,ITC)提起无效。其中行政途径主要包括单方再审查制度(expartereexamination)、授权后复审制度(post-grantrev
11、iew)、当事人双方复审制度(Mterpartesreviewi)。单方再审制度即任何人均可为了公共利益向美国专利商标局提起单方再审查请求。授权后复审制度指专利获得授权9个月内,除权利人外的任何人均可向美国专利商标局提起专利无效请求,无效宣告理由依据美国发明法案中第101条关于保护对象的规定、第102条所要求的新颖性、第103条的非显而易见性、第112条的记载要件但不包括最佳实施例以及第251条的再发行。当事人双方复审制度指在专利授权9个月后或在授权后复审审查结束之后,除专利权人外的任何人均可第28/186页以向美国专利商标局提起专利无效请求,此程序的无效审查仅对新颖性和非显而易见性进行复审。
12、实践中,当事人双方复审程序最为常见。3 .美国专利申请费用委托国内专利代理机构及美国律师事务所出来专利申请事宜情况下,专利申请费用一般包含官方费用3、中国机构代理费与翻译费、美国的律师费。降低申请费用可以关注以下方面:第一,利用小、微实体官费减免政策。小实体的官方费用按照大实体的减半收取,微实体可申请减免高达75%。小实体一般为企业员工数不超过500人。微实体需符合个人或员工数不超过500人的企业、上年度的税前利润不超过16万美金、作为发明人或申请人的美国专利申请或专利不超过4件。第二,科学采取申请策略。一是可采取电子申请形式以节省基本提交费;二是控制权利要求数量,独权超3个时每增加1个增收4
13、80美元,总权超过20个时每增加1个增收100美元,从属权费用高达860美元/个;三是控制申请周期,答复期限延长将收取滞纳费,一个月内收取220美元,第5个月将收取3160美元;四是进入国家阶段选择提交英文文本,可降低沟通成本;五是在申请阶段一并提交信息公开声明,可降低官费及律师代理费。第三,合理分配代理费。相较而言,美国律师代理费一般比中国高,美国大部分律所以小时收费,在申请及答辩过程中,考虑选择经验丰富中国代理人进行处理更多事务,适当增加中国代理费投入,控制美国代理费用。(三)欧洲专利布局实务根据欧洲专利公约,申请人可就技术发明向欧洲专利局(EUrOPeanPatentOffice,EPO
14、)提出申请,请求在指定缔约国(38个国家)生效,还可以请求在延伸国(2个国家)和生效国(4个国家)生效。1.欧洲专利申请程序欧洲专利局仅审查保护发明专利,申请周期大约3-5年。专利权保护期限为20年,自申请日起算。具体申请流程如下:3https:/www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule.第29/186页图1-2欧洲专利申请流程图1图1-3欧洲专利申请流程图22.欧洲专利异议程序第30/186页欧洲专利异议理由,见于欧洲专利公约第100条规定,主要包括不可专利性、不具备新颖性、不具备创造性、
15、不具备工业实用性、披露不充分、以及增加主题等。欧洲专利异议途径主要有以下几种:通过欧洲专利局异议程序。前文申请流程图显示,专利授权公告日九个月内,任何人均可向欧专局提出异议,欧专局异议部门负责对异议作出决定。异议可能产生结果是维持专利、专利撤销、驳回专利。异议结果对所有生效国有效。专利权人异议提起不受时间限制。对异议结果不服的,可向申诉委员会提起申诉请求。通过生效国国内异议途径。异议处理按照生效国国内法规定,异议结果可能是对专利作出部分无效或全部无效,无效结果仅在该国生效。需注意,根据欧洲专利公约第138条规定,即使欧专局异议部或上诉委员会最终裁定维持争议欧洲专利有效,缔约国法院仍有权宣告此专
16、利无效。相反地,若欧专局异议部或上诉委员会裁定撤销争议欧洲专利,则缔约国法院不得判决恢复或者维持此专利在该国的效力。这就可能会导致同一专利同时在欧洲专利局和生效国法院启动无效程序的,可能出现冲突结论。3.欧洲专利申请费用欧洲专利申请官费主要有电子/纸质申请费、检索费、审查费、缔约国指定费、申请文件超页费、权利超项费及专利授权阶段的专利核发与印刷费、授权文件超页费等。据统计,1件专利指定13个缔约国,平均费用1.25万欧元(约10万元人民币)。节省申请费用可以考虑以下方面:第一,合理选择指定国家。欧盟成员国众多,指定国越多费用越高,申请人可结合自身产品市场及未来开发潜力市场综合选取指定国。实践中
17、,英法德三国被指定比例较高。第二,科学规划专利申请和管理。一是使用电子申请,纸质申请收费相较高;二是控制权项和页数,权项超15项每项增加245欧元,权项超50项每项增加610欧元,申请文件/授权文件超35页每页增加16欧元;三是动态跟踪管理专利,及时放弃无价值专利,减少维持费。第三,优先选择国内机构统一代理。考虑选择国内经验丰富代理机构统一处理生效、缴纳年费的后续事宜,避免委托多国事务所而产生的更高成本费用。第31/186页(四)巴西专利布局实务巴西国家工业产权局(InStitUtONacionaldaPropriedadeIndustrial,INPD隶属于巴西经济部(MiniSt6riod
18、aEconomia),负责发明和实用新型专利申请的审查和授权,以及商标、计算机软件、地理标志、集成电路布图设计等知识产权的登记注册。发明专利的保护期限是自申请日起20年,实用新型专利的保护期限是自申请日起15年。1.巴西专利申请程序巴西的发明和实用新型专利申请都采用实质审查制度。通常情况下,发明专利申请审查周期在5年以上。对于满足特定条件的专利申请,申请人可以请求优先审查,预计审查的周期可被缩短到2年内。巴西专利申请的程序主要包括:申请的提交一一优先权一一初步形式审查一一公开一一实质审查一一授权,具体流程如下图所示:第32/186页提交6利申请保密期18个月 申请人可申请 提前公开公开(与国防
19、力关的专利不得公开)件是否齐备&铢个月内,实 质审查前.可.修改申请E通知补正否视为徽回3OH内上古已补正移交ANVISA审行一判断标准:.L 5利中请危方健康:I 2.违反巴西M家供疗保:健系统(Sl S )的药品 和医药护理政策是否是审言通过30日内:I ANVlSA同意中请I否批准申请.发出核准通知书jI申请人向法院起诉II 6011 内是否危害、 、公共H生JANVlSA作出拒绝1 :申请终局被定:)是否涉及医药领域的产品和程序I ANVlSA拒绝申i H ANVlSA同意申谙申诂人Mi义实质/技术审置(标准:是否具宥可专利性)驳何申请申请人提出实质审查申清申谙人未提出实质/技术 审查
20、申请准备时比文件检索报告和术任必不符合授权条件权利保护他闱不适当发出审杳意见书通知申请人陈述意见90日内答纪审查木齐友驳回申请,送 达驳回通知书(60H 内小请人提出复 审请求申请人域纳专利费申请人未缴纳专利费发出审查意见颁发专利证1I驳|可申谙160l申请人答复发明、实用新俄G利需提交:1 .申请书:2 .说明书;3 .权利要求15:4 .附图(如有);5 .摘要:6 .蔚因序列表(如有);7 .缎纳申请费的凭证;8 授权委托!S(如委托6代理人)所前文本需提交菊讲文本36个月内作出址审决定申请人不服更审决定15年内向法院起诉图1-4巴西发明专利申请流程图2 .巴西专利复审和异议程序复审。针
21、对INPl作出的不授予专利权的决定,申请人可在收到驳回通知书之日起60日内,向INPI提出复审请求。INPl针对复审请求作出审查意见,申请人应当在60日内提交答复,INPl据此作出复审决定。申请人对复审决定不服的,可以自复审决定公布之口起5年内向巴西联邦法院提起诉讼。异议。授予专利前的异议主要指在专利审查期间结束前提交意见一一这不是第33/186页正式的异议程序,申请人没有义务提交回复,审查员会在实质审查阶段考虑提交的意见。授权后的异议则必须在专利权被授予后6个月内由合法利益方正式启动,专利权人应在60日内进行回复,在此之后审查员将发布关于无效请求的第一份意见。双方将有60日的时间来提交最后的
22、意见。专利申请经过实质审查后被驳回,申请人决定上诉,第三方可以在结果公布后60日内提出反驳意见。医药化学和生物化学技术领域的专利申请特殊程序。对该领域的专利申请,巴西实行双审制,即巴西国家卫生监督局(Ag6nciaNacionaldeVigiia11ciaSanitaria,ANVISA)作为巴西卫生部的代表机构,而且对医药化学和生物制药领域专利也享有审查权。ANVlSA采用“事先同意”原则。申请被ANVISA明确拒绝的唯一情况是专利申请涉及禁用物质或致醉及精神药物,此时申请人会收到官方通知,以修改申请文件从而试图获得ANVlSA的“事先同意。INPl会考虑ANVISA的可专利性意见,作为辅助
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