冒认专利申请的处理.ppt
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1、冒认专利申请的处理,李扬:华中科技大学法学院教授、博士生导师,内容摘要:冒认专利申请是指非发明人没有获得专利申请权、未经发明许可提出的专利申请。冒认专利申请不能取得先申请地位。冒认专利申请授权后,真正权利人不能基于不当得利、无因管理、准无因管理等法律构成取回专利权,而只能基于专利立法目的以及专利法基本原理被宣告无效。真正权利人只能通过反不正当竞争法和民法进行救济。关键词 冒认专利申请 冒认专利权 专利权无效宣告 商业秘密,一、引言,(一)冒认专利申请的含义:冒认专利申请是指非发明人没有获得专利申请权、未经发明人许可提出的专利申请。具体来说又包括全部冒认专利申请和部分冒认专利申请。参见日田村善之
2、:知的财产法(第四版),有斐阁2006年版,第304页。,全部冒认专利申请是指对发明创造未作出任何实质性贡献的人或者根本没有承继专利申请权的人提出的专利申请,但不包括职务发明创造情况下单位提出的专利申请。部分冒认专利申请则是指共同发明创造中部分发明创造人未经其他发明创造人许可单独以自己的名义提出的专利申请。,在部分冒认专利申请中,由于部分发明创造人对发明创造作出了实质性贡献,本身享有发明人身份权和专利申请权,在专利申请被批准后,也应当享有专利权,因此在司法实践中只要该部分发明创造人以发明人身份权和专利申请权受到侵害为由向法院提起诉讼,法院就应该首先确认该部分发明创造人的发明人身份权和专利申请权
3、,并判决被告负有协助原告办理发明人名义、专利申请人名义以及专利权人名义变更义务,该部分发明创造人再凭借判决书到国家知识产权局办理相应变更手续。,冒认专利申请不同于侵权专利申请。侵权专利申请是指侵害他人在先权益提出的专利申请。在侵权专利申请中,侵权专利申请人虽然未经同意利用了他人在先权益、但其对发明创造也作出了实质性贡献,因而其申请形式上符合专利法规定的授权要件。而在冒认专利申请中,如果是全部冒认专利申请,则冒认专利申请人根本未对发明创造作出任何实质性贡献;如果是部分冒认专利申请,则虽然冒认专利申请人对发明创造作出了实质性贡献,但其并未侵害任何他人的在先权益。侵权专利申请和被侵害的权益之间只是表
4、现为一种技术上的利用关系,性质上不同于冒认专利申请,因此本身只要具备授予专利权的要件,就应该授予专利权,被侵害的在先权益人也无权要求返还专利申请权和专利权,但在实践中,侵权专利权人不得实施其专利权。参见李扬:知识产权法总论,中国人民大学出版社2008年版,第125页。,(二)争点问题:实务中发生冒认专利申请时,会出现以下两个需要研讨的问题:一是从申请程序上看,冒认申请能否作为先申请处理而对抗真正权利人或者第三人就相同发明创造主题提出的在后申请?二是从实体法律关系上看,冒认专利申请被批准后,拥有专利申请权的人(包括真正发明创造人和其他依法获得专利申请权的人,以下简称为真正权利人)能否请求返回专利
5、权?如果不能,冒认专利申请被批准后,该专利权(以下称为冒认专利权)应该如何处理?真正权利人又应该如何进行救济?,二、日本关于冒认专利申请的立法、司法和学说,(一)立法状况1、关于冒认专利申请在申请程序上的效果,日本现行特许法做了明确规定。按照日本特许法第49条第7项的规定,专利申请人如果不是发明人、并且没有承继专利申请权时,特许厅不得授予其专利权。日本现行意匠法第17条第4项、种苗法第17条第1款第1项和第3条第1款、半导体法第8条第1款第1项也作了类似规定。如果由于特许厅的错误进行了授权,则按照日本特许法第123条第1款第6项的规定,冒认专利申请构成请求宣告专利权无效的理由,任何人都可以请求
6、宣告该专利权无效。日本实用新案法第37条第1款第5项、意匠法第48条第1款第3项、半导体法第9条第1款第1项也作了类似规定。,2、冒认专利申请能否作为先申请处理?对此,日本特许法第39条第6款规定,非发明人提出的专利申请,视为没有人提出专利申请。也就是说,冒认专利申请不能取得先申请地位。在这样的情况下,真正权利人提出的在后申请就不会因此而丧失新颖性,有可能获得专利权。但是,在真正权利人提出专利申请之前,如果有第三人就相同发明创造主题提出了同样的专利申请,则第三人同样的专利申请将构成先申请而使真正权利人的在后申请丧失新颖性。,3、冒认专利申请由于特许厅审查的错误被授予了专利权之后,真正权利人是否
7、拥有返还请求权呢?对此,日本现行特许法并没有作出规定。不过日本历史上的专利立法就此都曾经做过明确规定。日本最早的特许法即1885年的专卖特许条例采取先发明主义,按照该条例第4条和第14条的规定,将他人已经作出的发明申请专利的,构成专利无效的理由,先发明人可以从冒认申请人那里直接取回专利权。但1888年制定的专利条例废除了该种救济制度,而以冒认专利申请公开之后、真正权利人的申请丧失了新颖性为理由,不再允许真正权利人取回专利权。,1899年的日本特许法沿袭了其1888年的专利条例中的这种制度。但日本1909年的特许法在坚持先发明主义的同时,首次引入了先申请主义,规定因被冒认而无效的专利不因冒认申请
8、而丧失新颖性,也就是说,真正权利人可以通过重新申请获得专利权。,1921年的特许法则完全采取了先申请主义。为了保护真正权利人的利益,1921年特许法曾经在第10条和第11条设计了申请日追溯制度,规定在冒认专利申请情况下,被冒认专利申请的真正权利人或者其承继人提出的专利申请视为自冒认人专利申请之日提出,因而不丧失新颖性,可以获得专利权。但这种制度在日本1959年重新制定现行特许法时被废除了。被废除的原因在于两个,一是日本特许法立法者认为发明人已经受到了6个月新颖性丧失例外宽限期的保护(日本现行特许法第30条第2款),二是在冒认人提出专利申请之后、真正权利人提出专利申请之前就同样发明提出专利申请的
9、第三人也需要保护。,(二)三种学说由于日本现行特许法对冒认专利申请被错误授予专利权后真正权利人应该如何救济未作规定,日本司法实践和学说基本上形成了返还请求权否定说和返还请求权肯定说、折中说等三种观点。,1、返还请求权否定说。返还请求权否定说属于日本知识产权法学界的主流学说。该说认为,冒认专利申请被授权后,虽然德国专利法第8条和法国专利法第8条承认真正权利人的返还请求权,但因为日本现行特许法没有规定,因此真正的权利人无权请求冒认者返还冒认专利权,而只能按照特许法第123条第1款第6项请求宣告该专利权无效。返还请求权否定说在日本知识产权法司法界主要以东京地方裁判所1961年6月5日对“粉末定量供给
10、机”一案的判决为代表,在知识产权法理论界则以竹田和彦、茶园成树、田村善之等人为代表。,注释:德国现行专利法第8条规定,如果一个权利人的发明被无权利者提起专利申请的,或因他人非法引用而遭受损失的,可以要求专利申请人让渡授予专利的请求权。如果一项申请业已成为专利,可以要求转让专利权。该请求权,在保留本条第4、5句的情况下,必须在专利授权公告(第58条第1款)之日起2年期限内,以起诉的方式提起方为有效。法国现行专利法第8条规定:窃取发明人或者其权利继受人的发明,或违反法定或约定的义务申请工业产权证书的,受损害人可提起诉讼要求追还该申请或者颁发的证书的所有权。追还诉讼的时效期间为工业产权证书颁发公告之
11、日起三年。但如能证明证书的颁发或者取得之时系出于恶意的,时效期间为证书满期之日起三年。,在“粉末定量供给机”一案中,真正权利人A公司提出实用新型专利申请后,A公司的董事B擅自将A公司拥有的专利申请权转让给了C,C根据转让合同到日本特许厅办理了专利申请人名义变更。其后,涉案的第一和第二个实用新型专利申请被公开,第三个实用新型专利申请则被授权,C因此成为专利权人。东京地方裁判所昭和,判146号,第146页,自動連続給粉機事件。也可参照日竹田和彦:特許知識(第版)社年版,第202页。,A公司得知后,向法院起诉,要求将第一和第二实用新型专利申请的申请人名义变更为A公司,并要求C返还第三个实用新型的专利
12、权。对于A公司要求C返还第三个实用新型专利权的请求,东京地方裁判所作出了否定判决。东京地方裁判所的理由是:实用新型专利权因设定登记而对登记人发生,因此即使A公司对第三个实用新型技术方案拥有专利申请权,由于不存在以A公司名义设定实用新型专利权的登记,因此A公司当然不能取得上述实用新型专利权。东京地方裁判所实质是认为专利申请权和专利权属于性质完全不同的权利,因而被冒认的A公司虽然可以请求返还专利申请权,但不能请求返还专利权。,东京地方裁判所的上述判决和所持理由得到了竹田和彦、茶园成树、田村善之等日本著名知识产权法学者的赞同。除了上述理由外,各位反对返还请求权的学者还从各自角度提出了其他各种理由。,
13、竹田和彦提出的理由主要有:不能适用侵权法上的恢复原状之请求,因为专利权不同于专利申请权;不能适用准占有,发明本身是无形的、观念上的存在,无法发生现实的、事实上的支配;不能适用不当得利,因为真正权利人没有提出专利申请,也没有在新颖性丧失例外的宽限期内提出专利申请,所以日后再主张所谓的损失是不合适的,对于自己权利怠慢的人,没有必要给予过于优厚的保护。此外,竹田和彦还认为,即使按照不当得利处理,不当得利返还的范围也是成问题的,因为专利权的价值远远高于专利申请权的价值,如果适用不当得利返还,返还的范围会大大超过真正权利人的损失。参见日竹田和彦:特許受権利返還請求,第巻第号,第页以下。,茶园成树提出的反
14、对理由主要是:如果获得授权的申请是冒认人提出的,则返还请求应当仅限于专利申请权的价格。如果承认真正权利人的专利权返还请求,等于赋予了真正权利人本来不可能得到的价值,这会破坏真正权利人的申请积极性,从而破坏专利制度的机能;在冒认申请提出后,即使真正权利人也提出申请,也不能承认其专利权返还请求,否则等于又回到被废除了的申请日追溯制度的老路子上。茶園成樹:生処理装置上告審判批,1224号,第284頁(2002年),田村善之认为冒认专利申请被授权后真正权利人不能要求返还专利权而只能提出无效宣告的理由主要是:专利法上存在新颖性丧失例外期限的规定,在该期限内不申请专利,其发明只能由于冒认人的专利申请公开而
15、丧失新颖性;在发明人没有很好地进行秘密管理而导致其发明被冒认并成为公知技术时,不给予其专利权不能说不合理;虽然可以适用准无因管理支持真正权利人的专利权返还请求,但日本民法典上没有规定准无因管理制度,因此真正权利人找不到法律依据;,此外,如果承认真正权利人的返还请求权,在冒认者改进了发明时如何处理也是一个问题,冒认者进行改进的部分不属于真正权利人发明的部分,真正权利人当然不能就该部分享有返还请求权;实务中虽然存在冒认者和真正权利人进行和解的做法,但在其他人请求宣告该专利权无效时,该专利权由于根本不应该授予冒认者而不得不宣告无效。田村善之:知的財産法有斐阁2010年,第五版,第305至306页。,
16、2、返还请求权肯定说。返还请求权肯定说属于日本的少数说。该说认为,冒认专利申请被授予专利后,真正的权利人应该有权请求冒认者返还专利权。返还请求权肯定说在日本司法界主要以日本最高裁判所2001年6月12日对“含有水分的垃圾处理装置”一案的判决为代表,在日本知识产权法理论界主要以川口博也、盛冈一夫和玉井克哉为代表。,在“含有水分的垃圾处理装置”一案中,A和B于1992年10月29日就“含有水分的垃圾处理装置”共同提出专利申请。1993年6月29日,C持A将专利申请权持份转让给其的转让证书向日本特许厅请求将专利申请人由A变更为C。但事后发现,该转让证书属于C利用A的印章伪造的。该共同专利申请于199
17、4年7月5日公开,1995年7月12日公告,1996年3月28日进行了专利权设定登记,专利权为B和C。A得知事实后,向法院提出确认自己对该发明拥有专利申请权持份的诉讼。日本最高裁判所平成,判第1066号,第217页,生処理装置事件。,在一审过程中,由于专利权进行了设定登记,A变更了诉讼请求,要求将该专利权中C的持份直接转移到自己名下。一审判决支持了A的诉讼请求。但二审驳回了A的诉讼请求。二审法院所持的理由是:如支持A的专利权返还请求,相当于法院未经特许厅无效宣告程序就宣告冒认人的专利权无效,并直接赋予真正权利人专利权,而专利权是否有效的理由必须由特许厅从技术角度进行专门判断,一审判决结论显然违
18、反了专利纠纷解决程序的宗旨。A不服,将案件上告到了日本最高裁判所。日本最高裁判所撤销了二审判决,支持了A的诉讼请求。日本最高裁判所的理由主要有四个:,一是真正权利人提出专利申请的权利和之后获得的专利权之间具有联系性,专利权只不过是专利申请权的变形,如果不支持A的返还请求,即使A重新提出专利申请,由于该专利申请已经公开,A也不能获得专利权。二是虽然上述情况下可以通过侵权法对A进行损害赔偿,但也不足以救济A遭受的损害,对于A最直接和有效的救济手段就是允许A请求返还专利权持份。三是专利权归属的判断不一定需要专门技术知识,以尊重特许厅的第一次判断权威来否定A的请求,是不恰当的。四是专利权的成立和维持,
19、即使C有贡献,也只需要让A向C支付C已经付出的金钱即可。,按照该案调查官长谷川浩二的说明,日本最高裁判所支持A的理由实际是不当得利返还的法理。其原话是:“对于特定物成立不当得利时,原则上应该返还还特定物,即使稍有变化但如果仍然具有同一性、并以此种状态存在于得利人之处时,应当予以返还。”。長谷川浩二:生処理装置上告審判批,Law&Technology15号,第80頁(2002年),日本最高裁判所的上述态度得到了川口博也、盛冈一夫、玉井克哉等学者的赞成。川口博也是返还请求权肯定说的坚定支持者。川口博也认为,虽然日本特许法没有明文规定真正权利人的返还请求权,但德国早在明文规定真正权利人的返还请求权之
20、前,就通过判例承认了返还请求权,因此日本也可以进行这样的解释。以此为前提,川口博也认为,可以通过不当得利和准占有来解释真正权利人的返还请求权。从不当得利角度看,川口博也认为,冒认专利申请批准后的专利权属于冒认者的不当得利,按照民法典第703条的规定,真正权利人虽然对于从冒认者那里受让专利权的第三人不能主张不当得利返还请求权,但对于冒认者应当享有不当得利返还请求权。,为了解决真正权利人对于从冒认者那里恶意受让专利权的第三人的返还请求权问题,川口博也进一步认为,可以利用民法典第205条规定的准占有概念,类推适用民法典第200条关于占有返还之诉的规定,允许真正权利人在侵夺之时起1年内对恶意第三人提出
21、返还请求。参见日川口博也:特許受権利冒認発明者返還請求権,商大論集第21巻第4号。,盛冈一夫虽然将冒认专利申请分为了真正权利人提出了专利申请和没有提出专利申请两种情况进行分析,但认为无论哪种情况下,真正权利人都应当拥有返还请求权。盛冈一夫的具体分析是:真正权利人提出了专利申请后他人擅自变更申请人名义的情况下,如果还没有进行授权登记,理所当然应当允许真正权利人变更专利申请人名义。如果已经进行了授权登记,则专利申请权应当理解为发展成了专利权,在此情况下也应当允许真正权利人请求返还专利权。而在真正权利人没有提出专利申请的情况下,尽管承认返还请求权对真正权利人有过度保护之嫌疑,但恶意的冒认者更不值得保
22、护。盛岡一夫:生処理装置上告審判批,発明99巻1号,第106-107頁(2002年),玉井克哉在批判返还请求权否定说对德国专利法理解不准确的基础上,倾向性地介绍了德国1936年修改专利法之前的判例和学说情况。根据其介绍,情况大致如下:1892年德国联邦最高法院在“Reich”一案的判决中,通过侵权法中的恢复原状责任以及准无因管理,支持了真正权利人的返还请求。在学说界,Isay把专利申请前的权利分为财产权和人格权两个部分,并认为其中的财产权就是发明占有权。所谓发明占有,是指对有关发明的知识、记载、图标等的占有,不同于民法中的一般占有,是一种特殊意义上的占有。玉井克哉认为,返还请求权否定说认为德国
23、专利法在1936年修改法才明文规定真正权利人的返还请求权是不准确的。按照玉井克哉的观点,德国1936年专利法之所以如此修改,是德国长期积累的学说和判例的产物。1936年专利法修改的意义在于,真正权利人对善意第三人的返还请求权只限于专利权成立后1年之内。按照玉井克哉的主张,发明人主义经历了所谓的三个阶段,第一个阶段是将冒认作为驳回、异议和无效的理由,第二个阶段是申请日追溯制度,第三个阶段是发明人专利权返还请求权制度。从历史上看,德国专利法一直在提高发明人地位,而日本特许法以1959年专利法修改为契机,从第二阶段倒退到了第一阶段。玉井克哉:特許法発明主義,法学協会雑誌111巻11号、12号(199
24、4年),3、折中说。折中说不赞成一刀切,而是主张应该具体情况具体分析,主要代表人物是中山信弘。中山信弘认为,由于日本特许法没有明确规定冒认专利申请的效果,因此将专利申请权作为物权性权利承认固有的返还请求权,或者适用准无因管理都是困难的,因而需要区分以下具体情况进行讨论:首先,如果真正权利人和冒认者之间达成了协议,则应该承认该协议的效果,允许真正权利人向特许厅申请专利申请人名义的变更或者专利权人名义的变更。其次,真正权利人提出专利申请后,第三人没有取得权源而将专利申请人名义变更到自己名下时,应该承认真正权利人变更专利申请人名义的请求权。具体操作方法是:真正权利人凭借专利申请权确认判决向特许权提出
25、专利申请人变更申请,特许厅必须受理该申请。,第三、没有专利申请权的第三人未经真正权利人许可提出专利申请时,由于真正权利人除了请求变更专利申请人名义以外没有其他救济方法,因此应当允许真正权利人凭借确认判决向特许厅申请专利申请人名义变更。但在这种情况下,真正权利人应当证明其发明和冒认者提出专利申请的发明创造具有同一性。第四、在专利申请权双重转让情况下,如果在后的受让人主观上具备恶意,即使具备登记对抗要件,也不得对抗真正权利人的专利申请人名义变更请求。第五、在冒认专利申请授权后,按照日本现行专利法,由于真正权利人只能请求宣告冒认者的专利权无效,其结果是发明创造任何人都可以实施,而这并不是真正权利人的
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