各法人专利负责人培训OA答复.ppt
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1、中國三星各法人专利负责人联席会议,法务&IP 于海东,审查意见通知书的答复,细则53条:申请不符合本细则第二条第一款规定的;申请属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者不符合专利法第二十二条、本细则第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的;申请不符合专利法第二十六条第三款、第四款或者第三十一条第一款的规定的;申请的修改不符合专利法第三十三条规定,或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款规定的。,导致发出OA的情形,2,OA类型分析,3,2010年DMC事业部OA类型统计,4,5,新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内
2、外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他 方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。,现有技术 抵触申请 文字记载+隐含公开,新颖性,技术领域所解决的技术问题技术方案预期效果,对比文件技术方案,6,原则:分清类型,正确应对 不具有新颖性的几类情况 1、相同内容的发明或者实用新型,包括隐含公开 核实对比文件公开的内容,比较是否真正相同,不相同则陈述意见如果审查意见指出隐含公开,研究技术常识,看是否真正为“隐含公开”如果真的相同,则研究申请文件,找到修改途 径克服新颖性问题,大部分新颖性问题属于此类型,新颖性,
3、7,2、具体(下位)概念公开一般(上位)概念 确认审查意见是否符合上述原则,若符合,则根 据上述原则修改权利要求以争取克服上述缺陷 图像显示装置,新颖性,8,3、惯用手段的直接置换 如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅 仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换,则该发明或 者实用新型不具备新颖性。核实是否真的是“惯用手段的直接置换”:若是,则修改申请文件争取克服该缺陷;若不是,则据理力争,新颖性,9,4、包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求 核实对比文件公开的内容,判断审查意见的质疑 是否合理,若不合理,据理力争;若合理,修改申请文件,进一步限定权利要求使其具有新颖性,或
4、者根据申请文件的记载提供对比实验数据证明申请的权利要求与对比文件的不同,从而证明权利要求的新颖性,新颖性,10,11,以下可用于证明产品与对比文件的产品在结构和/或组成上不同的证据:(1)本发明的说明书中有明确的记载,证明要求保护的产品与对比文件中的产品具有不同的结构、组成和/或理化性能;(2)对比文件中有明确的记载,证明公开的产品在结构、组成和/或理化性能上与本发明要求保护的产品不同;(3)根据除对比文件以外的证据,证明本发明要求保护的产品与对比文件中的产品具有不同的结构、组成和/或理化性能,但该证据应当与被证明的产品具有直接的关联性。,新颖性,注意提交的实验数据.参数必须基于原始申请文件的
5、公开,11,12,不属于同样的发明创造(1)两项产品权利要求相比,其中一项产品权利要求增加了方法特征,并且方法特征对产品起到限定作用。【案例1】申请1的权利要求:三层结构的地板,由三种木板制成。申请2的权利要求:三层结构的地板,由三种木板拼接制成。,新颖性,【案例分析】两项权利要求相比,区别在于申请2的权利要求对“地板”增加了“拼接”的方法限定,因为用拼接方法生产出的地板与用其他方法制成的地板具有不同的结构,因此“拼接”对于申请2的权利要求的保护范围起限定作用,二者是不同的技术方案,不属于同样的发明创造。,12,13,(2)两项方法权利要求相比,其中一项方法权利要求增加了产品特征,并且该产品特
6、征对方法的实施起到限定作用。【案例2】申请1的权利要求:一种燃气用塑料复合管带气抢修方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:对燃气管道的泄漏处进行旋转打磨;对打磨成型的磨槽进行注塑封焊;切下焊道处的燃气管道;在燃气管道的断口处装设连通燃气管道的三通管或短管。申请2的权利要求:一种燃气用塑料复合管带气抢修方法,其特征在于,该方法是通过专用设备实现的,该专用设备包括环形轨道、滑车、轴向调整滑块、齿轮组件,包括如下步骤:对燃气管道的泄漏处进行旋转打磨;对打磨成型的磨槽进行注塑封焊;切下焊道处的燃气管道;在燃气管道的断口处装设连通燃气管道的三通管或短管。【案例分析】申请2的权利要求加入了设备特征,该方法
7、是通过该专用设备实现的,该专用设备对于该方法权利要求的保护范围起限定作用,因而两者保护了不同的技术方案,不属于同样的发明创造。,新颖性,13,14,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突 出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实 质性特点和进步。,创造性,现有技术 抵触申请 组合对比 突出的实质性特点 显著的进步,14,确定最接近的现有技术,确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见,显而易见“三步曲”,创造性,15,不存在技术启示的情形(1)所述区别技术特征公开于作为最接近的现有技术的对比文件的其他部分,根据发明和或现有技术的教导,
8、该技术手段所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决发明实际解决的技术问题所起的作用不同;(2)其他对比文件中公开了发明的区别技术特征,但这些技术特征在现有技术中所起的作用与在发明中的作用不同;(3)其他对比文件中公开了发明的区别技术特征,并且这些技术特征在现有技术中所起的作用与在发明中的作用相同,但将这些技术特征应用于最接近的现有技术时存在技术障碍;(4)作为最接近的现有技术的对比文件的其他部分,或者其他对比文件,给出了与发明相反的教导。,创造性,16,17,【案例1】发明涉及一种喷嘴,由可燃气体喷嘴、吸入口、混合管、扩压管和旋流器组成,该可燃气体喷嘴有一根与高压气源相通的中心管,用于从
9、喷嘴的中心管引入少量的压缩空气。说明书中记载,从中心管引入压缩空气用于帮助煤气引射空气,以提高燃烧效率,控制炉内气氛。对比文件1公开了一种喷射式烧嘴,由可燃气体喷嘴1、吸入口2、混合管3、扩压管4和旋流管5组成。对比文件2公开了一种烧嘴,该烧嘴在其可燃气体喷嘴的中心有一根与高压气源相通的中心管,该中心管的作用是调节火焰长度。当增加中心管中高压气流量的同时,减少低压气体的流量,使空气和气体燃料的重量比例保持不变,创造性,17,【案例分析】选择对比文件1作为最接近的现有技术。发明与对比文件1的区别在于:可燃气体喷嘴有一根与高压气源相通的中心管,其实际解决的技术问题是:使高热值燃气充分燃烧,并更好地
10、控制炉内气氛。对比文件2公开了权利要求中的区别技术特征。如果孤立地看待该中心管,可以认为它在发明和对比文件2中具有相同的结构和相同的作用,但是当综合考虑区别技术特征在发明和对比文件中各自的作用时可以看到,发明中的中心管用于补充喷嘴内引射空气量的不足,可以通过增加空气量提高燃烧效率;而在对比文件2中,中心管和用于引入低压空气的结构部件共同作用,可保持空气和气体燃料的比例不变而改变火焰长度,与发明的中心管的作用完全不同。因此,不能认为对比文件2中存在解决发明技术问题的技术启示。,创造性,18,19,【案例2】发明涉及一种具有电脑USB接口的移动电话充电器,其取代从通常的市电电源取电的方式,采用与电
11、脑的USB接口相容的直流插头,利用USB接口具有的5V电源对移动电话充电。对比文件1公开了一种MP3播放器的充电器,具有与电脑USB接口相连的插头,通过该插头从电脑USB接口获取电源,对MP3播放器的电池进行充电。【案例分析】将发明与对比文件1比较可以看出,二者均借助与电脑USB接口相容的插头从电脑获取电源以给电池充电,区别仅在于发明的充电器是移动电话充电器。其实解决的技术问题是在没有市电电源的情况下如何给移动电话充电。移动电话、MP3播放器等电子设备之间,解决相同问题的技术方案相互转用属于本领域的惯用手段。并且,发明中移动电话与对比文件1中的MP3都属于电池用量有限的随身携带电子设备,都会遇
12、到在使用过程中电池电量用完,需要充电却不方便从市电电源取电的问题,又由于两者所需的充电电压都很小,电脑USB接口的电源均可满足其充电的需要。因此,所属技术领域的技术人员在遇到移动电话电池电量用完而不能从市电电源取电的问题时,有动机将现有的、利用电脑USB接口给MP3播放器的充电的方式应用到移动电话,得到发明所述的技术方案,从而解决其技术问题。,创造性,20,显著的进步 在评价发明是否具有显著的进步时,主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。以下情况,通常应当认为发明具有有益的技术效果,具有显著的进步:(1)发明与现有技术相比具有更好的技术效果,例如,质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等
13、;(2)发明提供了一种技术构思不同的技术方案,其技术效果能够基本上达到现有技术的水平;(3)发明代表某种新技术发展趋势;(4)尽管发明在某些方面有负面效果,但在其他方面具有明显积极的技术效果。,创造性,20,21,不应轻易作出发明不具备创造性的结论的情形:1.发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题【例如】自有农场以来,人们一直期望解决在农场牲畜(如奶牛)身上无痛而且不损坏牲畜表皮地打上永久性标记的技术问题,某发明人基于冷冻能使牲畜表皮着色这一发现而发明的一项冷冻“烙印”的方法成功地解决了这个技术问题,该发明具备创造性。2.发明克服了技术偏见 技术偏见,是指在某段时间内、某个技术
14、领域中,技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识,它引导人们不去考虑其他方面的可能性,阻碍人们对该技术领域的研究和开发。如果发明克服了这种技术偏见,采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段,从而解决了技术问题,则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。【例如】对于电动机的换向器与电刷间界面,通常认为越光滑接触越好,电流损耗也越小。一项发明将换向器表面制出一定粗糙度的细纹,其结果电流损耗更小,优于光滑表面。该发明克服了技术偏见,具备创造性。,创造性,技术偏见需要举证,21,22,3.发明取得了预料不到的技术效果 发明取得了预料不到的技术效果,是指发明同现有技术相比,其技术
15、效果产生“质”的变化,具有新的性能;或者产生“量”的变化,超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化,对所属技术领域的技术人员来说,事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时,一方面说明发明具有显著的进步,同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的,具有突出的实质性特点,该发明具备创造性。,创造性,要用事实(例如数据)来证明预料不到的技术效果,22,23,4.发明在商业上获得成功 当发明的产品在商业上获得成功时,如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的,则一方面反映了发明具有有益效果,同时也说明了发明是非显而易见的,因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性
16、。但是,如果商业上的成功是由于其他原因所致,例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的,则不能作为判断创造性的依据。,由于很难证明商业成功与技术特征的直接关系,该理由很难被认可,24,避免“事后诸葛亮”审查发明的创造性时,由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断,因而容易对发明的创造性估计偏低,从而犯“事后诸葛亮”的错误。对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的。,创造性,24,非常常见的问题,一般都有对比文件:1.对比文件的公开日期;2.对比文件,特别是审查员指出的部分,要解决的技术问题是什么,相关部件在对比文件中的功能和效果是什么;3.
17、研究本发明的技术问题,比较技术问题,分析本发明和对比文件的技术问题是否相同或者存在显然的技术关联;,创造性,25,4.技术问题相同时:分析对比文件是否覆盖了权利要求的全部特征。如果否,则不满足创造性评述的前提条件。如果审查员声称未被覆盖的技术特征未公知或者显而易见时,除非显然地如此,都是可争辩的。如果有两篇甚至多篇时,务必要分析这些对比文件有无结合的可能。除非一篇对比文件明示或者暗示,某些特征可以与其他技术相结合,否则,可结合性的举征由审查员负责。,创造性,26,5.坚决反对改变技术问题当前的审查指南规定,要针对本发明与现有技术的区别,重新确认技术问题,进而再结合其他对比文件。必须建立这样的概
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