OA处理经验分享宋献涛.ppt
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1、处理审查意见通知书之经验分享,宋献涛,2,目 录代理人的天职代理人的内功OA基本要求和常见错误新颖性和创造性,3,代理人的天职,Serve clients and fight for clients.(Note:fight is not flight)为客户提供可行的建议按照客户的指示行事(act as instructed)思考:面对office rejection,我们能否表现出投降的姿态?能不能主动建议客户abandon?,4,强烈的时限意识,official deadline内部deadline从容不迫地完成每一个案件,相对于deadline保持一定的提前量。收卷时还在匆忙涂答题卡的学
2、生,一定不是优秀的;同理,匆忙完工的案子,quality一定不会好。思考:在deadline当天匆忙交案子,好习惯or恶习?,5,Diligence,勤勉尽责,时刻保持诚惶诚恐、如履薄冰的心态,要仔细严谨,追求完美。追求精细化、专业化,杜绝丢三落四、粗枝大叶Professional carefulness要成为习惯。号码(申请号、案号、对比文件号等),期限(不同的OA有不同的时限要求),不串行,不丢落内容给资深review之前,自己必须double check;发给客户之前,必须再double check。,6,审查员的目标是挑错,代理人的目标是辩解或改正错误代理人不能充当审查员,不得以审查员
3、的思维和口吻写comments和下结论,处处为审查便利着想(我们只能就审查员指出的问题给出充分的建议,而不能代替审查员做前置审查)审查员讲的话一般都是对本发明不利的话,审查员经常断章取义、偷梁换柱,刻意曲解对比文件,所以,照抄审查员的话,风险很大,对客户不会有任何好处,代理人不是审查员,7,【例】遇到难以克服的rejection,把审查员的观点重复一遍,得出不具备创造性的结论。审查员口吻:claim 1不具备创造性,其从属claims的特征均为公知常识,故也不具备创造性。同理,claim 11及其从属claims也不具备创造性。错误的代理人口吻:claim 1不具备创造性,同理,claim 1
4、1也不具备创造性。正确的代理人口吻:claim 1具备创造性,相应地,其从属claims具备创造性;同理,claim 11及其从属claims也具备创造性。,立场不同,所以口吻不同,8,专利法原理无国界,但专利法律、法规和规章有差异,对于客户指示中不符合中国特殊规定的,应向客户解释,要告知客户中国的特殊规定是什么样子,我们的特殊规定可能合理,也可能不符合国际通行规则,但都要让客户知晓。客户如果不从,奉行客户至上的原则。代理人不应把自己摆在申请人的位置,不能越俎代庖,在一些问题的处理上不经客户同意而自行定夺。例如,客户指示我们增加claims,事先未告知客户有何风险,自作主张,没有增加。,代理人
5、不是申请人,9,遇到无把握、难以处理、不知道如何处理的情形,要主动请示、请教资深。仔细研究资深修改过的地方,不让历史反复重演。根据反馈来修正自己的行为,是不断改进的有效途径。,与资深沟通,10,原则:态度谦卑热情,内心坚毅冷静;表面是配合,行动中是有理有据有节地argue。遇到OA中的一些问题,不知道审查员的真正意思,多电话沟通。如有实质性问题要与审查员进行沟通,要具备一定的bargain能力,不要让审查员觉得自己less experienced。要取悦审查员,激怒审查员一定不会带来好处。遇到蛮不讲理的审查员,要克制自己。,与审查员沟通,11,与客户多沟通。一般客户欢迎open discuss
6、ion,尤其是客户最熟悉的部分,如技术原理。对于代理人来说,提出问题也是一种艺术?客户的要求必须认真对待。一定要尊重客户指示,但不盲从。若客户指示不明确或有问题,要及时与客户充分沟通,取得客户的确认或进一步的指示,而不能凭借个人判断自作主张。,与客户沟通,12,正确理解instruction,Comments和response的受众不同,所以,有时不能直接转换。完全“翻译”客户指示的行为不可取,翻译腔不可漏,因为我们是专业的代理人而不仅仅是translator and messenger。对于客户的指示我们要消化、理解,然后做出不偏离客户指示且更有利于客户的答复OA等行为。,13,【例】客户指
7、示与所附US counterpart claim amendment不一致,以哪个为准?OA中,审查员认为权项19不清楚,我们建议提供clarification的争辩,客户指示我们提供clarification,但所附US counterpart claim amendment中删除了权项19。US counterpart claim amendment中删除了有的从属权利要求,我们不能删,除非其被并入了独立权利要求。删除,有百害而无一利;不删,也不会有任何坏处。Conform的意思不是说完全相同,而是adapt,即在争取最大利益的前提下comply in actions,behavior,e
8、tc,with accepted standards or norms,举例,14,要擅长legal research,在技术和法律层面做出透彻的分析,这是代理人赖以存活的看家本领,需要真枪实弹的经验积累代理人需要熟悉中国的法律法规、实务、通行规则、审查员的惯用手法,这需要多学习、多交流、多思考。例如,当审查员认为一项发明不构成技术方案时,如果代理人不了解专利法第二条、第二十五条、审查指南的相关章节、审查操作规程的相关章节、审查员普遍的审查思维和潜规则,很难做出有说服力的争辩建议。,Thoroughness,15,Thoroughness,再例如,如果代理人不了解审查指南关于计算机程序相关发明
9、的规定、SIPO关于虚实结合写法的潜规则,遇到审查员发出反对意见时,只会做出无谓的争辩或修改不符合要求而引发不必要的下一次OA,最终让客户抱怨我们不懂local rules和unprofessional。反面例子,在收到OA后,提不出reasoning or comments,仅仅告诉客户应删除某权利要求或本申请无法得到授权或者建议客户放弃;或者,只是泛泛地不同意,却不能做出深刻的剖析。,16,Thoroughness,对于审查员的每一个objection,都要做出有针对性的回应,尤其要注重说理的深刻和充分,善于指出审查员的理解偏颇、逻辑错误或荒谬之处。永远要保持怀疑精神:审查员的观点不一定正
10、确。如何argue,如何做legal research,这是一个长期钻研的课题。,17,Example,缺少附图就必然公开不充分吗?逻辑错误审查员看到缺少附图,就得出公开不充分的结论,这样的逻辑是有问题的。附图不是充分公开的必要条件,法、细则、指南无此规定,业界也无人曾经发出过这样的声音,所以,缺少附图不一定造成公开不充分,二者之间没有必然的因果关系。,18,Example,法律适用错误 充分公开的条款是专利法第26条第3款,其规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。因此,该条款并不反对缺少附图的情形,审查员适用法律错误。本案的事实 只要本
11、案的文字部分对技术问题、技术手段、技术效果已经做出了充分的描述,公开就是充分的。我们需要把这三个方面总结一下,难度应该不是太大。,19,Example,进一步的分析 如果100%的信息披露构成充分公开,并不能推导出80%的信息披露就导致公开不充分。例5-1:三个馒头能吃饱,不能得出两个馒头吃不饱的结论。例5-2:大雾朦胧,很难看清到底是什么动物,但只要露出象鼻子,人们就能知道它是一只大象,而无需看到其全身。例5-3:竞猜节目,主持人只需提示几句,参与者就能猜中,而无需主持人说完全部的提示语。例5-4:春节时,YUA给我发短信,但未注明是谁,我能猜出来。,20,养成好习惯,提高效率,做comme
12、nts时,搭建好框架,分清重要问题和次要问题,把精力集中于解决重要问题,对于客户仰仗我们expertise or best judgment的问题,把中文直接修改好。收到instruction后,立即入卷,马上花几分钟看看instruction是不是可行。如果incomplete、有新增claims、指示明显不对头等情形,要立即写信给客户,起到应有的提示作用,因为我们是专业人士,不仅仅是messenger。,21,避免讲错话,从不同方面争辩,但不能说错话,以防禁止反悔。审查员经常说错话,客户偶尔也会说错话,但我们不能。对于审查意见,要一针见血地指出the point。删除claims时,不要啰
13、嗦太多;评价本发明和对比文件,要从自己的角度出发,慎用审查员的话。,22,审查员的惯用手法,虚张声势盲人摸象,断章取义指鹿为马,偷换概念事后诸葛亮,一切皆是公知常识牵强附会变色龙无中生有,无事生非逻辑混乱,法律适用错误抛砖引玉信口开河,不知所云我们的目标:见招拆招,见鬼杀鬼。,23,对OA的基本要求,全面覆盖,comments and response要针对OA提出的各个rejections做item-by-item的分析,一个也不能少,要避免:有的claims被指不清楚、不支持,漏分析,既未argue也未修改存储介质claims已建议客户删除,客户也同意了,而在response中却忘了删除忘
14、了修改发明名称、摘要或summary条理清晰,主次分明,重点突出搭好框架Clear and to the point,24,对OA的基本要求,立场鲜明争辩就是争辩,修改就是修改,不能前后矛盾。但可以先分析,再说,为了进一步突出发明点,而作slight change有理有据反例:泛泛而谈,不着边际,不能自圆其说不讲错话反例:保护范围相同,得出一个范围大,一个范围小反例:用33条的语气谈论26.3、26.4的问题准确流畅语言通顺,没有错别字,25,代理人和审查员的思维方式不同,审查行为必须合法,而我们确保自己行为不违法即可对于我们来说,法律没有明确禁止的,我们去做就不违法;但对于审查员来说,法律明
15、确规定的,他才能做,法律没有明确规定的,他就不能做,否则就违法审查指南和操作规程是约束审查员的操作手册,但对申请人不一定有约束力(单一性问题;外观优先权问题),分析审查意见的依据是专利法与细则,而非指南,更非操作规程,26,知己知彼,百战不殆,审查员的工作量比较饱满,无法像代理人一样深入研究本发明和对比文件,所以,常常下很牵强的结论(例如,相当于、必然等等),有时还恐吓申请人,例如,不具有授权前景、将被视为撤回等等。专利局的结案算法,决定了审查员无心恋战,不敢跟我们死磕到底。一般进入四通、五通之后,审查员就很难有耐心了,也就不能过于细致了。审查员很少自行检索,一般都是先看外国的file his
16、tory,然后提出类似的新颖性创造性问题(常把很多从属权利要求的特征当做公知常识),再提出其他问题(如不支持、不清楚等)。,27,常见形态:马虎大意,例1:意见陈述书中明明说了删除权利要求15-20,但替换页中却没有删除。例2:审查意见通知书中除了创造性外还涉及不支持、不清楚等问题,提供comments或答OA时仅仅评述创造性,而忘了其他问题。例3:说明书或权利要求书的页码标错,替换页多了或少了内容。,28,常见形态:马虎大意,例4:有权利要求的增减,但却没有对修改后的权利要求进行重新编号,或者对权利要求的重新编号出错。例5:不懂逗号和句号的区别,有时一项权利要求中有多个句号,有时一项权利要求
17、的结尾是逗号。例6:中英文权利要求不对应,英文中有的句子在中文中忘了翻译,或者出现在中文中的句子在没有英文中没有记载。,29,常见形态:马虎大意,例7:审查意见通知书指出权利要求和发明内容的修改超范围,答OA时只对权利要求进行了修改,而没有修改发明内容;审查意见通知书明明指出了发明名称有问题,comments or response时却视而不见。例8:对多处错误的地方的修改往往会丢掉一两处。例9:权利要求书或说明书的修改用错了版本。,30,常见形态:自相矛盾,先说不同意审查员的意见,但又不解释为什么不同意,只有断言审查员的意见groundless;最后又建议客户按照审查员的意见去修改。例1:审
18、查员指出“所述A和B包括所述C和D”存在多种解释,因而不清楚。有的人先开门见山来一句we disagree,而后给客户的建议却是按照审查员的意见,修改成其中之一的形式。,31,常见形态:自相矛盾,例2:审查员指出两项权利要求的保护范围相同。有的人先表示同意并建议客户删除一项,然后又分析得出其中一项权利要求的保护范围大于另一项权利要求的保护范围,故建议客户删除保护范围小的那一项权利要求。Note:两项权利要求的保护范围相同,会存在不简洁的问题;但两项权利要求的保护范围一大一小或交叠,则不存在不清楚或不简洁的问题,完全符合专利法的任何规定。例如,独立权利要求及其从属权利要求必然存在保护范围一大一小
19、的问题,两个并列的从属权利要求必然存在保护范围交叠的问题,审查员能就此发难吗?,32,常见形态:无的放矢,不能理解审查员意见中指出的“缺陷”,找不到争点,因此,答辩时王顾左右而言他。例如,审查员指出:权利要求中的某一用语与说明书描写的不一致,得不到说明书的支持;说一些宏观的描述,避而不谈说明书中的相关表述与the challenged feature of the claim in question是否一致,也不对the challenged feature of the claim in question进行修改。,33,常见形态:过度抗辩,申请人和代理人的一致目标:寻求尽可能大且合适的保护
20、范围。审查员指出的问题基本上是存在的,修改起来也不会给客户造成不利,却仍进行无谓的抗辩,觉得争辩是代理人的天职,这反而会造成新的问题,在后续的OA中,无法自圆其说。例如,独立权利要求中有一个上位概念(好像是发射功率由两个参数来确定),说明书中的一个具体实施例为发射功率=这两个参数相除的结果乘以一个比例因子,并且还指出,发射功率与这两个参数相除的结果为线性关系,审查员认为上位概念得不到支持。,34,常见形态:过度抗辩,有人自己发挥,给出了一个多次方公式,号称本领域技术人员能设想出各种各样的此类公式。结果,审查员指出此公式不具有线性关系,再度指出得不到说明书支持。而此代理人居然还准备再编造公式,去
21、跟审查员争辩。覆盖范围越大,越容易被无效掉;覆盖范围应适当,应有solid support from the description。,35,常见形态:轻描淡写,例1:说明书第9页第12行至第12页第5行对此有明确记载,可以直接地、毫无疑义地确定出修改后的权利要求,故符合专利法第三十三条的规定。例2:审查意见认为对比文件1公开了rejected claim的所有特征。而代理人则粘贴上the rejected claim和审查员关于对比文件1的评述,直接得出结论:claim 1未被对比文件1公开。,36,常见形态:一筹莫展,面对审查意见,给不出应对方案,也给不出合理解释,建议客户放弃,或者告诉客
22、户本案无法得到授权。永远不能让客户从report letter中感觉到我们束手无策,要让客户认识到:一个案子,即便没有授权前景,也不是因为我们没有透彻理解所造成的,而是因为其没撰写好所造成的,或者是不符合中国法律规定所造成的。如果实在找不到可授权内容,我们要给出充分分析,让客户自己主动提出放弃。,37,新颖性(A22.2),单独对比原则不属于现有技术未被抵触申请所公开,38,创造性(A22.3),同现有技术(不包含抵触申请)相比发明具有突出的实质性特点和显著的进步实用新型具有实质性特点和进步,39,新颖性VS创造性,Novelty rejection:一项权利要求的所有技术特征被一份对比文件所
23、公开Inventiveness rejection:一项权利要求的大部分技术特征被最接近的对比文件所公开,区别特征为公知常识,或者区别特征被另一份对比文件所公开且在其中能找到技术启示,40,突出的实质性特点(三步法),确定最接近的现有技术确定区别特征判断区别特征对本领域普通技术人员来说是否显而易见(是否有技术启示),41,技术启示,区别特征为公知常识区别特征是最接近的现有技术或其他对比文件中所披露的技术手段,并且,在本发明和对比文件中所起的作用相同(从技术问题和技术效果出发),42,举例,本发明:A+B+CD1:A+BD2:C在本发明中C的作用是防滑,而在D2中C的作用是隔热,则不存在由D1+
24、D2得到本发明的技术启示;即使作用相同,也未必有技术启示,还得看是否有技术障碍,43,公知常识,审查员常把很多技术特征归为公知常识。审查指南规定,技术词典、技术手册、教科书等工具书可作为公知常识性证据在实质审查阶段,为了合理平衡行政效率,审查员无需对审查意见中涉及的公知常识进行举证。如果申请人提出异议,则审查员应说明理由或举证证明。但如下事实,审查员无需举证证明:众所周知的事实;自然规律及定理;根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实。,44,初步判断,OA扉页表格的内容比较对比文件的公开日和本申请的最早优先权日,虽然出错概率很小,但也不是绝对没有,并且也不耽误时间,建议大
25、家养成此习惯。看一下表格,大体知道审查员的倾向性意见。思考:如果扉页的倾向性意见与OA正文的意见不一致,以哪个为准?,45,初步判断,从审查意见通知书的扉页和正文最后一段话,可大致看出审查委员的倾向性意见,46,初步判断,47,初步判断,有时审查委员会粘贴出错,例如,在第一方框的情况下,OA正文最后一段套话却说没有授权前景。,48,检索对应案的file history,与审查员达到信息的基本对称借鉴和参考,但不能当作标准答案如果进行修改,要到说明书中找依据,确保不超范围思考1:US把从权并入独权得到授权,而中国审查员驳了从权,能否照搬?思考2:有的从权在中国仅以创造性被驳,而美国独权进行了修改
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