美国商标注册注意事项.doc

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1、美国商标注册注意事项美国参加的国际组织和国际公约：世界知识产权组织、保护工业产权巴黎公约、马德里协定议定书可注册商标：商品商标、服务商标、集体商标、证明商标和立体商标商标保护原则：在先使用原则一、商标申请基础就商标申请制度而言，申请美国商标与申请中国商标最大的区别在于获得美国商标的注册是基于实际使用，而非如我国基于在先申请无抵触就能取得注册。（1）基于在美国商业中的实际使用，即Use in commerce。所谓commerce，指的是美国宪法所规定的合法的商业交易，例如州与州之间的商业行为或美国与其他国家之间的商业行为。Use in commerce必须是在通常商业交易过程中的意向使用，并不

2、是为了保持权利存续的简单使用。对于商品商标而言，商标可以使用于商品上、商品容器上或出现在关于商品的展示上，该商品必须在商业中实际销售或运输。对于服务商标而言，服务商标必须通过商业销售或广告而实际使用或得到展示。此基础适用于在申请商标时已经就商标标识进行了商业中的实际使用。在递交商标注册申请的同时需提交一份宣誓声明，声明该商标已在商业中实际使用及最先使用的时间、地点，并同时提供商标使用的实样。商标使用的实样就商品商标与服务商标而又有所不同。商品商标的实样可以是体现商标的商品标签、包装、容器、商标实际使用的照片、不需要提供商品本身，但是发票、定单、提货单、传单、小册子、印有抬头的信笺或商业卡片等不

3、能作为商品商标的实样提供；服务商标的实样可以是体现服务的标签、小册子、广告或证明与服务相关联的商业卡片及文具，抑或是对服务进行广告的照片，总之服务商标的实样上不仅要有商标，而且要能体现所涉及到的相关服务。（2）基于在美国商业中的意向使用，即Intend to use。意向使用是指申请人真诚地打算在美国商业中使用待申请的商标。此基础适用于在递交商标申请时并未使用过该商标的情形。但以此基础递交申请后于获得商标注册前必须在商业中实际使用该商标。基于此基础申请后，美国专利商标局会发出接受通知，即Notice of Allowance，申请人在接到此通知后应当在该通知签发之日起六个月内提交商标实际使用的

4、声明，如果申请人在此阶段仍未在商业中实际使用该商标，须提交延期使用声明，即a Request for an Extension of Time to File a Statement of Use，以此获得六个月的延期，同时就每个类别须交纳150美金的延期费，否则该商标申请将被撤销。每六个月到期前，申请人可再申请六个月的延期，但自美国专利商标局发出接受通知之日起三十六个月内，申请人仍未提交实际使用的声明，该商标将最终不被授予注册。因此实际上申请人在申请时未使用其商标，但最晚应自收到美国专利商标局的接受通知之日起三年内在商业中实际使用商标，并提交实际使用声明，否则将得不到注册商标。（3）基于在先

5、六个月的优先权申请，即Foreign priority（与意向使用声明结合）。根据美国所参加的相关国际条约的规定，通常是指巴黎公约的规定，在本国申请之日起6个月内，可以基于申请人本国申请的优先权向美国递交商标申请，美国承认本国的申请日作为美国申请日。由于本国申请时，该商标通常仍未在商业中实际使用，因此以此基础申请时，通常要与意向使用声明相结合。但以此基础申请美国商标获得注册的前提是本国商标要获得注册，如果本国商标最终在本国没有被获得注册，则在美国的申请也随之撤销。（4）与意向使用声明相结合的基于国外已注册的申请，即Foreign registration。当外国申请者想通过在美国商业中的意向使

6、用来申请美国商品或服务商标时，修改后的美国商标法规定无论是基于优先权的申请或是外国在先申请，都必须由申请者出具在美国商业中实际意向使用声明。二、商标申请的受理机关上述所称的所有商标申请都是指直接向美国专利商标局，即United States Patent and Trademark Office，简称USPTO提出的商标申请。在美国，商标的地域性不仅体现在国与国间，而且还体现在州与州间。美国专利商标局作为受理全国商标申请的机构，同时各州也有商标立法权及受理商标申请的州级注册机关。但各州及商标注册机关都无权接受外国人的商标申请，因此，就我国国内企业而言所要申请美国商标指的是向美国专利商标局递交商

7、标申请。三、商标申请的方式现行申请美国商标可通过两种方式：一为纸件邮寄的方式；二为电子申请。通过电子申请与纸件邮寄申请的程序略有不同，但电子申请的优点显而易见：美国专利商标局的网站除了在电脑维护的情况下，一天24小时接受电子申请，无论是节假日、周末或每天工作时间结束后；同时通过电子申请的费用也比纸件申请的费用要低廉；在提交电子申请后，申请人立即能收到关于此商标申请系列号(即Serial number)的电子邮件回复，而通过纸件邮寄递交商标申请通常需要两至三周才能获得载有商标申请系列号的受理通知书。由于电子申请的上述优点，因此目前大部分的商标申请是通过电子申请递交。四、商标申请时必须包括的要素与

8、纸件申请相同的是，没有经申请人签署的电子申请同样可以获得商标的申请日，但是这并不意味着电子申请商标可以缺少如下信息：（1）申请人姓名或名称；（2）申请人的联系地址；（3）清楚的商标标识；（4）待申请的商标名或服务名；（5）至少缴纳一个类别的商标申请费。如果缺少上述信息，美国专利商标局将会驳回商标申请。商标申请的申请日以美国专利商标局收到日为准。因此，如果是通过纸件邮寄申请，商标的申请日为美国专利商标局实际收到函件日；如果是通过电子申请，申请日为美国专利商标局的服务器接受到电子申请之日。五、商标申请后流程介绍（1）审查在递交商标申请后，经审查员的审查，如果认为该商标不能被注册，则会发出信函即Of

9、fice action，列明商标被拒绝注册的实质理由及其他技术上或程序上的缺陷让申请人进行答复。如果是一些微小的缺陷，审查员也会通过电话或电子邮件与申请人进行沟通解决。在审查员发出Office action后，申请人必须自Office action邮寄之日起六个月内完成答复，否则将被视为放弃对该商标的申请。如果商标申请人的答复并没有克服所有的列明缺陷，商标局会发出最终拒绝通知，即Final refusal，在此情况下，申请人只能通过支付额外费用后向美国专利商标的行政法庭商标评审委员会，即Trademark Trial and Appeal Board，简称TTAB上诉来救济。（2）公告如果审查

10、员没有发现该商标具有不被注册的缺陷或申请人通过答复克服了Office action中所列的所有缺陷，审查员将会将该商标公布于美国商标公告，即Official Gazette上。（3）异议商标公告后，美国专利商标局会向商标申请人发出公告通知，告知其商标公告的具体时间。自商标公告之日起30天内任何第三方如认为该公告的商标的注册将会损害其利益都可向美国专利商标局提出异议，或请求延期提出异议。如果在商标公告期内无人提出异议或提出异议的理由不成立，该商标将进入注册程序。商标要获得注册必须有实际商业使用的证据。如果该商标是基于商业实际使用或基于本国已获注册提出申请，并且在商标公告期内，无人提出异议或要求延期提出异议，则通常情况下美国专利商标局会在商标公告后12周后颁发商标注册证；如果该商标是基于意向使用申请，并且在商标公告期内，无人提出异议或要求延期提出异议，则通常情况下美国专利商标局会在商标公告后12周后颁发如上述一中（2）所述之Notice of Allowance，申请人应根据是否实际在商业中使用该商标的情况或声明已使用或请求延期提出使用声明。香港宜达国际商务