地理标志与商标关系研究.doc

地理标志与商标关系研究李祖明（中国政法大学地理标志研究中心 北京 100088）-随着地理标志渐渐走入大众视野，地理标志与商标的冲突及协调成为理论研究和实践操作都不可回避的问题。大到我国地理标志三个保护体系之辩李祖明，法学博士，副教授，中国政法大学地理标志保护中心主任，知识产权法研究所副所长。Email: zmli88 目前，我国地理标志保护体系有三个：中华人民共和国商标法中的证明商标、集体商标保护体系，地理标志产品保护规定中的地理标志产品保护体系，农产品地理标志管理办法中农产品地理标志保护体系。，小到“金华火腿”之争 指金华火腿的生产者与“金华”商标注册人的纠纷。、“沁州黄小米”之诉 指“沁州黄小米”注册为地理标志后遭遇的通用名称的纠纷。、“迎驾贡酒”之疑 指在“迎驾贡酒”地理标志产品保护申请过程中，“迎驾贡酒”商标持有人在深入理解商标与地理标志关系后，对“迎驾贡酒”申请地理标志产品保护的怀疑、迟疑等。，地理标志与商标的关系始终困扰着地理标志管理部门、司法部门及理论研究者，并已成为影响地理标志产业健康发展的一个重要问题。一、 地理标志与商标的共同之处 1、 商标与地理标志都属于商业标识商标和地理标志都属于商业标识，都是用来区别商品（或服务）的不同提供者。商标有注册商标与未注册商标之分，注册商标比较容易界定和理解，按照一个国家的商标法律法规规定，经申请人申请，由商标主管部门审查批准获得了注册的商标就是注册商标。参照商标法新加坡条约的规定，未注册商标是按照商标法规定可以作为商标注册的标志组成的未取得注册的商业标识。 见商标法新加坡条约（2006年）第二条一：任何缔约方法律规定可以作为商标注册的标志所构成的商标均应适用本条约。 未注册商标与注册商标的唯一区别就在于一个已经注册，一个未注册。地理标志是识别一种原产于一成员方境内或境内某一区域或某一地区的商品的标志，而该商品特定的质量、声誉或其他特性基本上可归因于它的地理来源。 见与贸易有关的知识产权协议第二十二条1. 另，我国商标法第十六条第二款对地理标志的界定与此意思相同，即地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。地理标志也有已注册的地理标志与未注册的地理标志之别 需要注册的是，地理标志是一种事实存在，只不过有的国家只保护注册的地理标志，对未注册的地理标志不予保护。在斯里兰卡等少数国家，承认未注册的地理标志的存在并给予法律保护。虽然地理标志的构成要件较为复杂、内涵更为丰富，但作为地理标志产品、地理标志文化及地理标志产业与消费者、与市场沟通的载体和桥梁还是用文字、图形、字母组成的地理标志的标识 虽然各国法律并未对地理标志标识构成要素进行限制，但实践中地理标志标识几乎都是由文字、图形、字母组成。，在这一点上，地理标志与商标相同，都属于指示、区别商品（或服务）不同提供者的商业标识。2、 注册商标和和受保护的地理标志都具有排他使用权注册商标专用权的内容之一就是能够阻止他人未经许可在相同或类似的商品或服务上使用与该商标标识相同或近似的商业标识 笔者在本文中对一般注册商标保护的理解与中华人民共和国商标法第五十二条（一）“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”的规定在字面上有所差异，主要的差异在于商标法第五十二条（一）项中规范的是“他人使用商标的行为”，而笔者理解的是该款规范的是“他人使用商业标识的行为”。事实上，商标法实施条例和有关司法解释已经将商标法五十二条（一）解释为规范“他人使用商业标识的行为”。，未注册的驰名商标也可阻止他人在商业标识中对该驰名商标进行使用。同样，地理标志在得到认可获得法律保护后也可排斥他人在商业标识中对该地理标志的使用。 目前世界上绝大多数国家认可地理标志需要注册方可保护；也有少数国家认为地理标志是一种事实存在，其获得法律保护不一定需要注册。 3、 商标和地理标志在权利属性上都是私权作为一类典型的知识产权，商标专用权的私权属性当不存在争议。地理标志因为其利益关系人众多，从几千人到几万人甚至几百万人不等，因此有观点认为地理标志属于公权。 与贸易有关的知识产权协议（TRIPS）已经将地理标志纳入TRIPS保护体系，TRIPS开篇即明确知识产权属于私权，地理标志的私权属性理应不存在争论。正是因为二者都属于私权，所以在权利取得、权利行使、权利保护、权利救济乃至权利管理等方面存在诸多相同之处。地理标志标识的构成要素（几乎都是文字、图案、字母）与商标构成要素（我国商标法规定为文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合）的重叠，以及二者区别商品（或服务）不同提供者的功能的相同，将地理标志理解为商标的一类也未尝不可，正因为此，包括中国在内的很多国家通过证明商标、集体商标对地理标志进行保护。只是基于地理标志更复杂的内涵，相对于一般商标而言，地理标志更是一种特殊的商标。这种不同的内涵也就决定了地理标志与一般商标的差异。二、 地理标志与一般商标的差异1、 内涵不同与一般商标相比，地理标志的特殊性首先体现在地理标志与一般商标在内涵上存在很多不同。商标（证明商标集体商标保护后地理标志除外）可以在使用或申请时设计，商标的内涵也因为注册人、使用人的商标设计的理念不同、商标指向的商品（或服务）的类型不同、商标维护的手段等不同而具有不同的内涵。我国现在每年160多万件的商标申请，商标千差万别，商标的内涵也各不相同。而事实上的地理标志所标识的产品大都具有悠久历史传统，是特定地域土地资源的沉淀和升华，地理标志产品就是体载着该地域土地精华的特色产品，是当地人民经过几百年乃至上千年的摸索而寻找到的与当地的土地等自然环境和谐统一的最佳结合点。这种适地适种的和谐统一，切实地体现并实践着现代农业科技所强调的特色经济和可持续发展。因此，每个合格的地理标志不仅指向特定的特色产品，而且还代表着生产出特色产品的特殊自然环境、生态建设、文化传统和生产方式，具有极其丰富的内涵。2、 主体不同按照我国商标法规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。即，商标注册人包括自然人、法人或其他组织。事实上，未注册商标的使用人也包括自然人、法人或其他组织。而地理标志保护的申请主体应当能够代表整个地理标志产业的利益，如产业协会或类似的主体，而不应当由某一个自然人、企业（即使是产业的龙头企业）来申请。中华人民共和国商标法和商标法实施条例都未对地理标志的申请主体进行特殊规定。集体商标、证明商标注册和管理办法第四条第二款中规定：申请以地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织，应当由来自该地理标志标示的地区范围内的成员组成。集体商标、证明商标注册和管理办法第六条第一款规定：申请以地理标志作为集体商标、证明商标注册的，还应当附送管辖该地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门的批准文件。可见，我国证明商标集体商标保护地理标志的体系中，地理标志的申请人应当是团体、协会或者其他组织。比如，“库尔勒香梨”的注册人是“新疆巴音郭楞蒙古自治州香梨协会”，“砀山酥梨”的注册人是“安徽省砀山酥梨协会”，“莱阳梨”的注册人是“莱阳市果树技术指导站”，“门头沟京白梨”的注册人是“北京市门头沟区科技开发实验基地”，“呈贡宝珠梨”的注册人是“呈贡县茶桑果站”，“阳信鸭梨”的注册人是“山东阳信鸭梨研究所”。 李祖明，地理标志经营与管理，知识产权出版社，2009，P3、 构成要件不同 注册商标的构成要件比较简单：由法律规定的构成要素组成，标识具有识别性即可。而地理标志的构成要件相当复杂，各国规定也不相同，甚至与贸易有关的知识产权协议（TRIPs）对地理标志的界定（定义即是对构成要件等内涵的界定）还有不周密的地方。去异求同，人们比较认可地理标志应当满足以下几个条件： 李祖明，中国大陆地理标志构成要件研究，智慧财产权，（1）地理标志的标识具有识别性，并具有较高的知名度；（2）地理标志标识的商品具有一定的质量特色；（3）地理标志标识的产品具有明确的产地范围；（4）地理标志标识的产品的特色与产地的自然因素及人文因素有因果关系。4、标识的构成不同前文提及在构成要素上，几乎所有的地理标志标识都是由文字、图形、字母构成，而文字、图形、字母在所有国家的商标法中都是注册商标构成要素的一部分。但在标识的具体构成上，地理标志，特别是中国的地理标志一般在商品的通用名称，或者说并不排斥在地理标志的标识上使用通用名称，比如“烟台苹果”中带有“苹果”、“马家沟芹菜”中带有“芹菜”、“五常大米”中带有“大米”等等。而一般商标中不会大量使用商品的通用名称。5、商品产地范围不同商标标识的商品（或服务）没有产地范围限制，在中国获得注册的商标，其标识的商品（或服务）可能产生于中国的任何一个地方。地理标志标识的商品则只能产自于特定的自然区域，在其他区域生产的同类商品，即使品质相当，甚至品质更优，也不能使用该地理标志。因此，在地理标志的申请、审查过程中，就要求明确划定地理标志的产地范围。6、保护期限不同注册商标的有效期为十年，但可以无限次续展。地理标志作为一个有着悠久历史并延续发展到今天的客观存在，若非重大自然变故，地理标志产业赖以生存发展的自然条件和传统文化还会长时间地发展下去，其自然存在也较之一般商标标识的商品及制造商品的企业有着更长的寿命。因此，一些通过专门立法保护地理标志的国家，并未明确规定地理标志的保护期限。而在用商标法保护地理标志的法律体系中，以证明商标、集体商标形式存在并受到商标法保护的地理标志，自然也只有十年的有效期，然后可以无限次续展。7、权利人的正当使用范围及侵权行为发生的范围不同获得法律保护后，商标注册人也只能在其核准注册的商品或服务上使用其注册商标及注册标记。商标专用权可以阻止的侵权行为发生的范围要大于商标注册人的正当使用范围：一般注册商标的专用权保护范围是阻止他人未经许可在相同或类似的商标中使用与其相同或近似的商标，当然在维护过程中还有一个是否引起混淆的认定。也就是说，侵犯注册商标专用权的行为有相当大一部分发生在类似商品（或服务）的商标使用上。地理标志的使用范围更小，比如马家沟芹菜即使申请后核准注册在“新鲜蔬菜310042”类上，“马家沟芹菜”地理标志权利人也不能在芹菜之外的其他类新鲜蔬菜上使用“马家沟芹菜”。因为地理标志的标识构成上大多使用了商品的通用名称，所以现实中地理标志的侵权行为也多只发生在同类商品对受保护的地理标志的使用上，比如，侵权人只可能会在芹菜上使用“马家沟芹菜”，而不会在黄瓜上使用“马家沟芹菜”。8、对权利的限制不同 作为一项私权，一般注册商标不仅仅可以许可其他人使用，而且其转让也不受限制（有些国家的法律规定注册商标转让时应当与产业一起转让）。 而地理标志的特殊性决定了地理标志不得许可划定的产地范围之外的主体使用，更不能将地理标志转让给地理标志产业之外主体。9、国际保护体系不同 涉及商标的国际保护公约比较多，代表性的有保护知识产权巴黎公约、商标国际注册马德里协定、与贸易有关的知识产权协定、商标法新加坡条约等，但这些条约也都是为商标国际注册的程序提供方便，并未产生在一个机构注册在所有成员国都能获得保护的实体意义上的国际商标；而现在生效地理标志的相关国际条约（如保护原产地名称及其国际注册里斯本协定、与贸易有关的知识产权协定等）虽然也只是提供类似商标的国际注册程序帮助，但正在谈判建立的地理标志多边注册体系则可能突破传统知识产权国际保护程序上的协作，追求在该多边注册体系中一旦注册各成员皆有义务保护其地理标志的实体效果。三、地理标志与一般商标的冲突 正是因为地理标志与一般商标既有相同点又存在差异性，地理标志与一般商标既存在密切联系，又经常发生冲突。这些冲突表现在：1、地理标志与产业内龙头企业商标的冲突地理标志保护制度较对于商标法律制度来说历史更短，因此现实中有不少地理标志产业内的企业（很多还是龙头企业）已经将该地理标志注册为企业的商标，现实一种处理方法是地理标志申请使用其他标识，笔者认为重新设计的标识事实已经不再是地理标志，此法并不可取。因此，在这种情况不可避免地形成地理标志与商标的冲突。除了极少数商标注册人属于近期的恶意抢注外，大多数的企业（特别是那些产业内的龙头企业）将该地理标志注册为企业的一般商标已有多年，当时并没有地理标志的法律概念而在产业的发展过程中，龙头企业确实也发挥着巨大的作用，甚至可以说，如果没有龙头企业把事实上的地理标志注册商标并加以维护和推广，该地理标志（包括标识）也就没有今天的影响力。但从现行商标法律制度来看，同一标识或者作为一般注册商标，或者作为地理标志，二者只能选择其一。2、地理标志与产业外他人已经注册商标的冲突 地理标志产业长期使用并形成影响力的品牌-地理标志，与产业外其他人的注册商标相同，并且使用的商品类型也相同。这种情况又可以分为两种：一是地理标志产业外的商标注册人存在明显的恶意抢注；二是地理标志产业外的商标注册人也在使用与该地理标志相同的品牌经营相同的商品。比如笔架鱼肚为湖北省荆州市石首市的特产，“笔架鱼肚”是该地事实上的地理标志，但笔架鱼肚被东北的一家企业非恶意注册为一般商标并实际使用。从法律上看，在先注册的一般商标的存在对在后的地理标志申请注册构成法律障碍。3、未注册地理标志与他人商标申请注册的冲突在我国，未注册的地理标志难以得到法律的保护，但未注册的地理标志及其产业已经存在多年并在继续发展，具有一定的知名度，其他人可能会将该未注册的地理标志申请商标注册。待添加的隐藏文字内容2我国商标法第十六条的规定：“商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。前款所称地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。” 如果适用该条规定，需要举证商标注册人申请注册的商标的标识有该“地理标志”，但该地理标志并未申请注册，这种未注册的地理标志能否得到认可（即被认定为是地理标志）？我国对地理标志实行注册保护制，这里就涉及对未注册地理标志的保护问题。4、未注册地理标志与他人未注册商标的冲突 这同样是未注册地理标志的保护问题。他人将该未注册但有一定影响力的地理标志使用在其他地方生产的同类产品上，按照现行的商标法如何规范？这种情况在现在的市场中大量存在。5、地理标志与企业字号的冲突 很多地理标志在历史上就已经具有相当高的知名度（有的可能只在某一地区），于是一些企业在将该地理标志作为字号使用在企业名称之中并获得批准使用，这些企业一般都是该地理标志产业内的企业。这种字号的申请获得大都发生在地理标志注册保护之前，但在地理标志注册之后仍然继续存在和使用。6、地理标志与企业商标同时使用问题 主要表现为相当比例的企业认为地理标志和自己的企业商标只能使用其一，并且大都放弃地理标志而使用自己的商标。严格地说，这种“冲突”不是法律上的冲突，而是企业对地理标志和企业商标的理解不准确，将本可以也是本该同时使用的两个标识对立起来，因此通过普法宣传让其理解后当可解决。7、地理标志在他国被抢注为注册商标 事实上的地理标志无论在国内注册与否，都已经有了相当高的知名度，因此这些地理标志在他国被人抢注为一般商标的现象时有发生。8、不同体系中的地理标志登记注册及使用冲突从法理上说，本文讨论的地理标志只能是依据全国人大制订的法律获得排他使用权的地理标志，而不包括未得到人大立法授权而进行的地理标志的登记、注册所指的地理标志。但现实中，市场中充斥着不同部门依据不同文件登记注册的地理标志，我们不应当无视不同部分不同体系产生的地理标志在登记、注册过程中的“冲突”及在登记、注册后使用过程中的冲突，而且这些冲突将会越来越多。四、冲突解决及相关立法建议前述的八种冲突，有些是管理层面的问题，比如第6种企业将地理标志与企业商标对立起来的态度，这是可以通过提高认识、完善管理来解决，不属本部分重点研究的范畴。其他几类冲突的彻底解决则依赖于法律的完善了。1、关于“地理标志与产业内龙头企业商标的冲突”，按照我国现行商标法的规定，龙头企业的注册商标难以被无效 按照2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过的关于修改中华人民共和国商标法的决定第三次修正，这也就阻碍了事实上的地理标志的注册和保护。但有着悠久历史传统的事实上的地理标志不能获得法律的保护，而让商标持有人将历史积累下来的无形资产据为已有，无论是从公平角度看，还是从地理标志产业健康可持续发展的角度看，都是不可取的，而如果考虑商标所有人有可能将该商标许可非产业内的生产者使用甚至将商标转让给其他地方的经营者，事实地理标志产业发展的潜在风险更是难以估计。我国法院在处理金华火腿的商标与地理标志纠纷时，以事实上的地理标志经营者的对地理标志的使用属于对注册商标标识的合理使用为由判决二者共存，但这种共享并不能解决二者在品牌价值的创造、维护和分享中的矛盾，最后的结局有可能是两败俱伤。在现在行法律不能将该注册商标无效的情况下，能否考虑允许事实上的地理标志注册以获得保护，但同时要求相同（或相近）标识的注册商标和地理标志所有人在使用该标识时必须附加说明，显示二者的区别，从而达到共赢？从法理上说，这就需要强调地理标志作为一类证明商标（或集体商标）的特殊性，给予地理标志特殊保护。与贸易有关的知识产权协定（TRIPs）在处理地理标志与商标的冲突时，规定的只是已经注册的商标在什么条件下可以继续存在的情况，并未规定在先注册的商标可以阻止在后的地理标志的注册。是能否可以理解为有着重要影响的与贸易有关的知识产权协定在为在后注册的地理标志保护留下一个缺口？2、关于“地理标志与产业外他人已经注册商标的冲突”，如果是产业外他人的商标注册属于对未注册的地理标志的恶意抢注，则可以将该注册商标无效。虽然我国商标法没有明文规定，但可以参考适用商标法第四十五条的规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”鉴于一些注册商标超过了五年的时间，应当允许将未注册的地理标志认定为驰名商标，进而适用第四十五条规定将该注册商标无效。将未注册的地理标志认定为驰名商标，这在我国实践中还是空白，需要认真研究。如果“地理标志与产业外他人已经注册商标的冲突”源于他人的非恶意注册，则该冲突性质及解决方法与“地理标志与产业内龙头企业商标的冲突”部分相同，在此不再多述。 3、关于“未注册地理标志与他人商标申请注册的冲突”，现行商标法第十六条的处理存在一点逻辑上的悖论：如需要适用本条阻止他人的商标注册，必须证明地理标志的存在，而要证明地理标志的存在，就只能申请地理标志的注册。如果已经申请或注册了该地理标志，他人申请商标时使用该地理标志时也就不需要适用第十六条来处理了，即就是什么问题了。因此，这个冲突的解决实际上提出了这样一个问题：未注册的地理标志的保护问题。4、关于“未注册地理标志与他人未注册商标的冲突”，这实际上也是个未注册地理标志的保护问题。如果认为未注册的地理标志可以被认定为驰名商标，可以解决部分问题，但正如前文所述，未注册的地理标志能否可以认定为驰名商标本身还是个问题；如果明确规定未注册的地理标志也可以得到法律的保护，则可以完全解决此类冲突，而这就需要对商标法第十六条进行细化，甚至要规定地理标志的特殊保护了。5、关于“地理标志与企业字号的冲突”，目前在我国，注册商标与字号的冲突已经有法可依。如果地理标志已经注册，此类冲突也就可以得到解决，而如果地理标志未申请注册，该问题的性质与解决方法就赞同于“未注册地理标志与他人未注册商标的冲突”。6、关于“地理标志在他国被抢注为注册商标”。商标在他国被抢注一直是个很现实的问题，除了协商解决外，另一个方法就是举证自己的商标在抢注国已经是驰名商标，进而通过抢注国与自己的国家是否同属巴黎公约的成员国负有保护驰名商标的义务来维护自己的利益。地理标志如果在抢注国如果能认定为驰名商标，理应可以按此思路解决。除此之外，正在谈判中的地理标志多边注册体系的建立则可以有效解决地理标志在他国被抢注的问题。7、关于“不同体系中的地理标志登记注册及使用冲突”，严格地说，这其实不是冲突，没有合法的权源也就产生不了合法的权利，尊重法律，尊重法治精神，这个问题也就很容易解决了。综上，地理标志与商标的冲突及其彻底解决，实际是地理标志能否得到与其内涵相一致的特殊且具体的保护。我国商标法及其实施条例已经有专门条款对地理标志进行规范和保护，但条文较为简单（2013年修改的商标法对地理标志的保护未做任何修改），难以解决上述的冲突。因此，或在商标法中细化地理标志的保护规定，或在商标法实施条例或地理标志保护条例中对地理标志保护进行专门规范，则是解决地理标志与商标冲突、解决地理标志在现实中遇到的一系列问题的根本途径。